打印耗材企業(yè)贏得美國(guó)337調(diào)查終裁不侵權(quán)

——打印耗材企業(yè)應(yīng)訴337-1106全勝

在CANON提起的337調(diào)查337-1106案中，繼美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（United States International Trade Commission，簡(jiǎn)稱USITC）的行政法官在2019年3月13日做出初裁認(rèn)定被告不侵權(quán)后，2019年5月20日，USITC做出了復(fù)審裁決，維持行政法官的初裁，最終認(rèn)定天威、納斯達(dá)、ASTER等企業(yè)涉案產(chǎn)品不侵權(quán)，不存在違反337條款的行為，并結(jié)束337調(diào)查。

USITC的復(fù)審裁決將成為終裁。這是兼容耗材行業(yè)與OEM知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)十年博弈中的一次重要?jiǎng)倮?，某種意義上來說具有里程碑意義。智專有幸代表天威公司全程參與這起337調(diào)查。這次勝利將會(huì)極大鼓舞中國(guó)打印耗材企業(yè)在海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛中積極應(yīng)訴和積極維權(quán)的信心，對(duì)中國(guó)其他企業(yè)/行業(yè)如何積極、專業(yè)、成功應(yīng)對(duì)美國(guó)337調(diào)查也有重要參考意義。

1.案件歷程

2018年2月28日，正值中國(guó)元宵節(jié)的前兩天，CANON向USITC提起337調(diào)查，指控49家公司侵犯發(fā)明專利，被告包括納思達(dá)、天威、Aster等中國(guó)主要的打印耗材制造商，引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。

涉案產(chǎn)品

該案的涉案專利是CANON 2014年提起的337-918案中萬向節(jié)聯(lián)接件（Dongle gear）專利的繼續(xù)申請(qǐng)（continuation application），CANON利用美國(guó)專利制度，通過改變權(quán)利要求的表述，擴(kuò)大了337-918涉案專利的保護(hù)范圍。這批繼續(xù)申請(qǐng)?jiān)?016年至2017年提交申請(qǐng)，將被告企業(yè)在2014年至2015年應(yīng)對(duì)337-918而做出的規(guī)避創(chuàng)新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品又重新納入了保護(hù)范圍，這些設(shè)計(jì)涉及僅軸向移動(dòng)的聯(lián)接件，有些已在337-918后或被USITC或被美國(guó)海關(guān)等認(rèn)為不侵權(quán)。也就是說，CANON通過美國(guó)繼續(xù)申請(qǐng)專利制度，通過在后的繼續(xù)申請(qǐng)，覆蓋了在先的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，主張?jiān)谙鹊膭?chuàng)新設(shè)計(jì)侵權(quán)，廣大的兼容耗材和再生耗材制造商和銷售商成為了“活動(dòng)的標(biāo)靶(moving target)”。這些繼續(xù)申請(qǐng)?jiān)?017年8月至2018年1月獲得授權(quán)，在專利授權(quán)后約半年內(nèi)，CANON立即提起了337調(diào)查。

CANON相關(guān)專利附圖

2018年3月26日，USITC根據(jù)CANON提交的起訴狀進(jìn)行了立案，確定案號(hào)為“337-1106 ”。接到起訴后，大部分被告缺席，天威第一時(shí)間做出反應(yīng)，與專利法律顧問公司——珠海智專專利商標(biāo)代理有限公司一起對(duì)案情進(jìn)行了全面的案情分析（被控產(chǎn)品分析、被控專利分析、客戶及交叉客戶關(guān)系等），深入研究討論后，堅(jiān)信自己的產(chǎn)品不侵權(quán)，決定應(yīng)訴。歷時(shí)12個(gè)多月，2019年3月13日，USITC的行政法官做出了對(duì)被告有利的初步裁決，認(rèn)為CANON涉案專利權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)做縮限解釋，被告的產(chǎn)品不落入CANON專利的保護(hù)范圍，因此裁定被告不侵權(quán)并結(jié)束調(diào)查（可以參見智專先前報(bào)道：打印耗材企業(yè)贏得美國(guó)337調(diào)查初裁不侵權(quán)）。

2019年3月25日，CANON請(qǐng)求USITC對(duì)該初裁進(jìn)行復(fù)審，認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)縮小解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍。2019年4月29日，USITC決定延長(zhǎng)期限來決定是否復(fù)審該初裁。

2019年5月1日，美國(guó)國(guó)會(huì)議員Anna G. Eshoo致函USITC，指出337-1106案對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和全球競(jìng)爭(zhēng)力有廣泛的影響， USITC在使得美國(guó)公司（例如HP）能夠競(jìng)爭(zhēng)和成功的美國(guó)法治基礎(chǔ)中起到重要作用，而HP依賴于與CANON的專利許可協(xié)議來使用337-1106案中的涉案專利，這些專利對(duì)HP和CANON的商業(yè)成功至關(guān)重要，并且這些專利直接使美國(guó)消費(fèi)者和商業(yè)受益，因此請(qǐng)求USITC在決定是否復(fù)審該初裁時(shí)，考慮碳粉盒專利對(duì)美國(guó)的廣泛經(jīng)濟(jì)影響。

在國(guó)會(huì)議員發(fā)出信函后，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心可能會(huì)影響USITC的復(fù)審判斷。

2019年5月6日，USITC正式?jīng)Q定復(fù)審該初裁。2019年5月20日，USITC在決定復(fù)審的兩周之后，做出了維持行政法官初裁的決定。

2.總結(jié)和建議

337-1106案歷時(shí)將近15個(gè)月，在中美經(jīng)貿(mào)談判風(fēng)云變幻、中美政治經(jīng)濟(jì)因素紛繁復(fù)雜的情況下，USITC最終做出了對(duì)中國(guó)打印耗材制造商和其美國(guó)銷售商有利的裁決，我們認(rèn)為337-1106案也從一個(gè)側(cè)面反映出USITC的專業(yè)、高效、透明。中國(guó)企業(yè)在面對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，尊重國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和訴訟制度，了解游戲規(guī)則，積極參與應(yīng)訴，就可能在知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛中獲得勝利。天威公司多年來，面對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，專業(yè)應(yīng)對(duì)，就是一個(gè)很好的示例，此前天威推出的“NoTwist”非扭曲齒輪碳粉盒及PR2齒輪碳粉盒等， 先后成功突破337-829、337-918相關(guān)的普遍排除令，通過美國(guó)海關(guān)認(rèn)可，已成為行業(yè)經(jīng)典成功案例。對(duì)于337-1106案的成功，天威控股董事局主席賀良梅先生認(rèn)為，對(duì)于原裝廠商以專利訴訟或337調(diào)查等法律行動(dòng)維護(hù)其合法權(quán)益，無可厚非，打印耗材行業(yè)，與原裝打印機(jī)之間是有機(jī)結(jié)合關(guān)系，有競(jìng)爭(zhēng)而非天敵，我們將一如既往地堅(jiān)持自主創(chuàng)新，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則，合理合法地維護(hù)自己的權(quán)益。

一花不是春。337-1106案中，天威、納斯達(dá)和Aster等中國(guó)打印耗材制造商，理性分析，專業(yè)應(yīng)對(duì)，積極應(yīng)訴，全面做好費(fèi)時(shí)費(fèi)力的Discovery(證據(jù)開示)的相關(guān)材料提供，同時(shí)，案件審理過程中，及時(shí)赴美參加Markman Hearing （馬克曼聽證）及Mediation（仲裁）等程序，投入了大量時(shí)間和費(fèi)用，每個(gè)企業(yè)的律師費(fèi)用估計(jì)都超過百萬美元，經(jīng)過艱苦不懈的努力，最終涉案企業(yè)的涉案產(chǎn)品均獲得了不侵權(quán)的全勝。

中國(guó)被告企業(yè)可以采用國(guó)內(nèi)律師/代理人團(tuán)隊(duì)與國(guó)外律師團(tuán)隊(duì)配合的方式進(jìn)行應(yīng)訴，國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)團(tuán)隊(duì)熟悉企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品，國(guó)外律師團(tuán)隊(duì)熟悉國(guó)外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度和訴訟制度，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有利于做出合適的應(yīng)訴策略，控制應(yīng)訴成本。 337-1106案中，智專與美國(guó)律師進(jìn)行了密切的合作，尤其在不侵權(quán)、無效分析等實(shí)體工作方面給予了重要支持，節(jié)省了美國(guó)律師的大量時(shí)間和費(fèi)用，特別是終裁與我們?cè)谝荒昵暗牧鸽A段所預(yù)計(jì)的一致，智專團(tuán)隊(duì)頗為欣慰。 特別值得一提的是，我們?cè)诜e極協(xié)助天威就涉案產(chǎn)品不侵權(quán)應(yīng)訴的同時(shí)，還積極配合天威工程部門進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案的討論、評(píng)估，天威在很短的時(shí)間之內(nèi)就做出了一個(gè)CANON認(rèn)定不侵權(quán)的方案（簡(jiǎn)稱PR3) ，以最短的時(shí)間內(nèi)推出美國(guó)市場(chǎng)，及時(shí)減輕了客戶的憂慮和避免浪費(fèi)不必要的時(shí)間。

天威推出CANON確認(rèn)不侵權(quán)的PR3創(chuàng)新設(shè)計(jì)

智專段淑華律師赴美參加337-1106案馬克曼聽證

此外，針對(duì)USITC的終裁，我們注意到CANON很可能會(huì)繼續(xù)向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴， 我們將密切關(guān)注案件的進(jìn)展。

“愛拼才會(huì)贏”，中國(guó)打印耗材制造商的拼搏努力，最終取得了勝利！恭喜中國(guó)打印耗材行業(yè)！

希望中國(guó)打印耗材行業(yè)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，開疆拓土，揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。